Оценка стоимости прав на интеллектуальную собственность
1. Общие положения
1.1. В период до 10.08.2023 настоящие Методические рекомендации (далее — МР) проходят процедуру практической апробации. Замечания и предложения по документу принимаются на адрес imo@srosovet.ru.
По результатам анализа результатов практической апробации, учета поступивших замечаний и предложений будет подготовлена уточненная редакция МР.
1.2. Область применения:
1.2.1. МР предназначены для подготовки отчетов об оценке стоимости прав на интеллектуальную собственность (далее – ИС).
1.2.2. МР описывают методологию и процесс определения рыночной и инвестиционной стоимости ИС.
1.2.3. Отдельные положения МР могут быть использованы при:
подготовке заключений эксперта (в методической части, не противоречащей Закону о судебной экспертной деятельности [1]); определении иных видов стоимости ИС, отличных от рыночной и инвестиционной. 1.3. Положения МР носят рекомендательный характер.
1.4. В качестве объектов оценки в МР рассматривается ИС, которая является оборотоспособной и может выступать в качестве объекта оценки в соответствии со ст. 5 Закона об оценке [2], ст. 128 ГК РФ [4, 5].
1.5. Методические рекомендации подготовлены на основе и в развитие Закона об оценке, совокупности федеральных стандартов оценки № 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13 (далее – ФСО) [5–11].
1.6. Информация о разработчиках МР:
1.6.1. Наибольший вклад в разработку МР внесли (в алфавитном порядке): Е.Е. Другаченок, И.П. Жарский, М.О. Ильин, Н.Р. Киршина, В.И. Лебединский, Н.З. Мазур, Р.Н. Сотников, А.А. Терентьев, Ю.В. Шарипов, Шувалова Е.В.
1.6.2. МР подготовлены с учетом материалов Рабочей группы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), которая в 2019–2021 годах прорабатывала проблематику оценки ИС для заключения кредитного договора с кредитной организацией под залог (созалог) прав на ИС (Руководитель – Лебединский В.И.). В МР залог (созалог) прав на ИС рассматривается в качестве одного из возможных предполагаемых вариантов использования результатов оценки.
2. Интеллектуальная собственность как объект оценки
2.1. Классификация
2.1.1. Согласно ФСО №11 объектами оценки могут выступать нематериальные активы — активы, которые не имеют материально-вещественной формы, проявляют себя своими экономическими свойствами, дают выгоды их собственнику (правообладателю) и генерируют для него доходы (выгоды), в том числе:
исключительные права на интеллектуальную собственность, а также иные права (право следования, право доступа и другие), относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях; права, составляющие содержание договорных обязательств (договоров, соглашений). 2.1.2. Согласно статье 1225 ГК РФ [4] результатами интеллектуальной деятельности (далее — РИД) и приравненными к ним средствами индивидуализации (далее — СИ) юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:
1) произведения науки, литературы и искусства; 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 3) базы данных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 7) изобретения; 8) полезные модели; 9) промышленные образцы; 10) селекционные достижения; 11) топологии интегральных микросхем; 12) секреты производства (ноу-хау); 13) фирменные наименования; 14) товарные знаки и знаки обслуживания; 15) географические указания; 16) наименования мест происхождения товаров; 17) коммерческие обозначения.
Часть из указанной интеллектуальной собственности не может выступать в качестве самостоятельного объекта оценки, поскольку не является оборотоспособной (п. 13, 15 – 17), может отчуждаться только в составе предприятия (п. 13, 17).
2.1.3. Международные договоры имеют приоритет перед российским законодательством в системе источников норм права интеллектуальной собственности1. В отношении ИС есть различия в терминологии в российском и международном праве. При оценке ИС, принадлежащей российским правообладателям в иностранных юрисдикциях, а также при оценке ИС, участвующей в трансграничной лицензионной торговле, необходимо учитывать нормы национального законодательства страны регистрации интеллектуальной собственности, применимых международных договоров и иных источников международного права.
В соответствии с п. VIII статьи 2 Конвенции Всемирной организации интеллектуальной собственности [13] «интеллектуальная собственность» включает права, относящиеся к (дополнительно см. п. 2.2):
литературным, художественным и научным произведениям; исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам; изобретениям во всех областях человеческой деятельности; научным открытиям; промышленным образцам; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям; защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях. 2.2. Юридические особенности
2.2.1. Исключительное право на объект ИС не зависит от вещных прав на материальный носитель, в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
2.2.2. Исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем возникают при условии государственной регистрации.
2.2.3. Исключительное право на товарный знак действует только в отношении тех классов товаров и услуг Международной классификации товаров и услуг [14], которые указаны в правоподтверждающем документе (свидетельстве).
2.2.4. Исключительные права на произведения науки, литературы и искусства, включая программы для ЭВМ и базы данных, возникают в момент создания такого произведения.
2.2.5. Исключительные права на секреты производства (ноу-хау) возникают при условии наличия у правообладателя режима коммерческой тайны и/или мер организационного и технического характера по соблюдению режима конфиденциальности (вводится в действие приказом о введении режима коммерческой тайны и/или о применении мер обеспечения конфиденциальности в отношении конкретного объекта ИС2).
2.2.6. Исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также товарные знаки и знаки обслуживания на стадии подачи заявки до момента выдачи органом регистрации3 положительного решения о государственной регистрации не подлежат оценке.
2.2.7. Наименования мест происхождения товара не дают монопольного права на использование (зарегистрировать могут несколько лиц, производящих одинаковый товар).
2.2.8. Действие исключительных прав на территории Российской Федерации определяется в соответствии со ст. 1256, 1321, 1328, 1332, 1336, 1341, 1346, 1409, 1475, 1479, 1517 ГК РФ, а также применимыми международными договорами.
Таблица. 1. Сроки действия исключительных прав в РФ
| № п/п | Вид ИС | Срок действия исключительных прав | Удостоверяющий документ |
|---|---|---|---|
| 1 | Изобретения | 20 лет с даты подачи заявки, возможность продления на срок не более 5 лет для лекарственных препаратов, пестицидов и агрохимикатов (п.2 ст.1363 ГК РФ) | патент |
| 2 | Полезные модели | 10 лет с даты подачи заявки | патент |
| 3 | Промышленные образцы | 5 лет с даты подачи заявки, возможность неоднократного продления на 5 лет, но не более чем на 25 лет, считая с даты подачи заявки (п.3 ст. 1363 ГК РФ) | патент |
| 4 | Селекционные достижения | 30 лет со дня государственной регистрации селекционного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений. 35 лет для сортов винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород, в т.ч. их подвоев (см. п.2 ст.1424 ГК РФ) | патент |
| 5 | Топологии интегральных микросхем | 10 лет (срок не продлевается согласно 1457 ГК РФ) | свидетельство |
| 6 | Товарные знаки и знаки обслуживания | 10 лет с даты подачи заявки, возможность продления на 10 лет неограниченное количество раз (ст. 1491 ГК РФ) | свидетельство |
| 7 | Произведения науки, литературы и искусства | в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора (с учётом особенностей, предусмотренных ст.1281 ГК РФ) | не предусмотрен; исключение – программы для ЭВМ и базы данных, в отношении которых предусмотрен заявительный порядок регистрации и выдача свидетельства при государственной регистрации согласно положениям ст.1262 ГК РФ |
| 8 | Секреты производства | в течение всего срока соблюдения режима конфиденциальности /коммерческой тайны, если иное не установлено нормативно-распорядительными документами предприятия | не предусмотрен |
| 9 | Географическое указание, наименование места происхождения товара | 10 лет со дня подачи заявки на географическое указание или заявки на наименование места происхождения товара, подается в течение последнего года его действия, срок действия исключительного права продлевается каждый раз на десять лет (ст. 1531 ГК РФ) | свидетельство |
| 10 | Фирменное наименование | прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования | не предусмотрен |
| 11 | Коммерческие обозначения | исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года | не предусмотрен |
2.2.9. Сроки действия прав на территории иных стран регулируются национальным законодательством соответствующих стран.
Дополнительная информация об ИС как предмете залога приведена в приложении 11.3.
2.3. Экономические особенности
2.3.1. Неразвитость и информационная закрытость рынка.
2.3.2. Отсутствие прямой зависимости между затратами на воспроизводство / замещение и экономической полезностью ИС.
2.3.3. Привязка прав на ИС к определенной территории.
2.3.4. Сложность прогнозирования продолжительности срока экономической жизни ИС, в том числе ввиду уменьшения срока в связи с появлением новых технологий, изменениями рыночной конъюнктуры, или увеличения срока в связи с пролонгацией правовой защиты.
2.3.5. Получение выгоды от ИС в совокупности с иными активами, находящимися вне периметра объекта оценки. Сложность выделения части выгоды, относящейся к конкретной ИС.
2.3.6. Недостаточное количество репрезентативных статистических данных, в т.ч. в части сроков экспозиции ИС и связанных с ними величин (эластичности спроса, предложения и пр.).
2.3.7. Недостаточное количество или полное отсутствие объектов-аналогов в связи с уникальностью ИС (несопоставимостью значений ценообразующих факторов).
2.3.8. Наличие особенностей бухгалтерского учета, в т.ч. в части начисления амортизации и износа (для некоммерческих организаций), а также налогообложения в части НДС и налога на прибыль4.
2.3.9. Существенный разброс значений исходных рыночных данных, используемых в расчетах.
2.3.10.Распространение практики неправомочного использования ИС, принудительного использования ИС на нерыночных условиях5, влияющее на их полезность для правообладателя, в т.ч. в части прогноза денежных потоков и рисков, связанных с их получением.
2.3.11.Низкая ликвидность ИС.
2.3.12.Значительная погрешность оценки ввиду повышенной неопределенности прогнозирования, а также погрешности и неполноты исходных данных.
2.4. Ценообразующие факторы
2.4.1. Общими существенными ценообразующими факторами ИС являются:
2.4.1.1. Количественное или качественное выражение дополнительной экономической полезности, которую можно получить при использовании объекта оценки относительно его неиспользования.
2.4.1.2. Объем прав на интеллектуальную собственность и связанные с ними ограничения по использованию, включая территорию, на которую распространяется правовая охрана ИС.
2.4.1.3. Сроки жизни:
экономический — период, в течение которого использование актива приносит прибыль. Этот период заканчивается, когда использование актива перестает быть рентабельным, или становится более выгодным использование другого актива; юридический — определяется сроками действия зарегистрированных прав. 2.4.1.4. Возможность воспроизводства (создание идентичного / максимально близкого по характеристикам объекта).
2.4.1.5. Этап разработки/ использования.
2.4.1.6. Доля рынка, принадлежащая товарам / работам / услугам, выпускаемым / выполняемым / оказываемым с использованием объекта оценки.
2.4.1.7. Наличие объектов-аналогов, обеспечивающих сопоставимую полезность в той сфере, где используется объект оценки.
2.4.1.8. Существенные условия лицензионного договора, при условии определения стоимости права пользования объектом ИС.
2.4.1.9. Совокупность сопутствующих РИД, необходимых для использования объекта оценки, а также значимость объекта оценки в данной совокупности.
2.4.2. Примеры дополнительных существенных ценообразующих параметров по видам ИС показаны в табл. 2 (перечень не является закрытым).
Таблица. 2. Дополнительные существенные ценообразующие факторы по видам ИС6
| № п/п | Вид ИС | Дополнительные существенные ценообразующие факторы |
|---|---|---|
| 1 | Произведения науки, литературы и искусства | Автор
Размер (объем) Год создания Жанр, стиль, направление Тираж |
| 2 | Программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) | Использованный язык программирования
Количество строк кода Зависимость от создателя (нуждается в периодическом обновлении, доработке, требует специального оборудования, не зависима) Количество пользователей |
| 3 | Базы данных | Объем (количество записей)
Достоверность Актуальность Зависимость от создателя |
| 4 | Исполнения | Автор
Качество Продолжительность Количество прослушиваний |
| 5 | Фонограммы | Автор
Качество Продолжительность |
| 6 | Сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания) | Автор
Качество Продолжительность Количество просмотров/охват |
| 7 | Селекционные достижения | Уникальность и эффективность селекционного достижения, региональные особенности его использования (например, его производительность и спрос на него в определенном регионе России), простота его использования (неприхотливость) и др. |
| 8 | Топологии интегральных микросхем | Функциональные возможности
Специфические характеристики интегральных микросхем (быстродействие, температурный режим, диапазон изменения напряжения питания и т.п.) Экономичность производства / экономичность эксплуатации |
| 9 | Секреты производства (ноу-хау) | Возможность использования (получения экономических выгод).
Соблюдение требований для квалификации объекта ИС как ноу-хау (отсутствие в открытых источниках информации о сущности ИС, действия режима коммерческой тайны, реализованные меры по поддержанию режима конфиденциальности и т.д.) Патентная чистота (отсутствие нарушения прав третьих лиц). |
| 10 | Товарные знаки и знаки обслуживания | Узнаваемость
Классы МКТУ7 Репутация |
| 11 | Наименования мест происхождения товаров, географические указания | Узнаваемость
Репутация |
2.4.3. На стоимость конкретного объекта ИС существенное влияние могут оказывать и иные ценообразующие факторы, выявление которых является задачей Оценщика.
3. Допущения и ограничения
3.1. Допущение — предположение, принимаемое как верное, и касающееся фактов, условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки Оценщиком в процессе оценки (п. 9 ФСО №1).
3.2. Ограничение (ограничительное условие) — предел применения полученного результата оценки.
3.3. Допущения и ограничения могут устанавливаться в задании на оценку (п. 21 ФСО №1), а также вводиться Оценщиком самостоятельно (п. 24 ФСО №1).
3.4. Наиболее существенные допущения и ограничения следует указать в задании на оценку, являющемся частью договора на оценку.
3.5. Формирование допущений и ограничений рекомендуется производить с учетом следующих положений:
допущения могут частично компенсировать недостаток рыночной информации — описывать мотивацию типичного рыночного субъекта, поведение которого подлежит моделированию при определении рыночной стоимости; допущения и ограничения не должны подменять объект оценки (в т.ч. существенным образом изменять значения его ценообразующих факторов), противоречить законодательству и логике; набор допущений и ограничений определяется спецификой конкретной оценочной ситуации (параметрами объекта оценки, состоянием рынка, исходными документами, предполагаемым использованием результатов оценки). 3.6. Положения федеральных стандартов оценки в части допущений и ограничений:
п. 4 ФСО №9 — «При наличии у залогодержателя общедоступных специальных требований, предъявляемых к оценке в целях залога, не противоречащих законодательству Российской Федерации и требованиям федеральных стандартов оценки, Оценщик должен проинформировать заказчика о наличии таких специальных требований. Оценщик учитывает данные специальные требования залогодержателя, если это оговаривается в задании на оценку»; п. 9 ФСО №9 – «В качестве характеристики ликвидности объекта оценки в отчете указывается типичный (расчетный) срок его рыночной экспозиции на открытом рынке, в течение которого он может быть реализован по рыночной стоимости. В случае оценки специализированного имущества как части комплекса имущества ликвидность такого имущества может быть определена как ликвидность комплекса имущества, составной частью которого оно является. Данное допущение указывается в задании на оценку и отчете об оценке». п. 17 ФСО №9 – «Проведение оценки объекта оценки в предположении его использования не по текущему назначению подлежит обязательному согласованию со сторонами договора и включается в задание на оценку. При оценке объекта оценки в предположении изменения его текущего использования все затраты, необходимые для реализации альтернативного использования, подлежат обязательному учету»; п. 8 ФСО №11 – «При оценке имущества, являющегося частью комплекса имущества, исходя из допущения, что реализация данного имущества будет проводиться в составе комплекса имущества, стоимость объекта оценки определяется как часть в стоимости комплекса имущества, приходящаяся на оцениваемое имущество при реализации всего комплекса имущества. Данное допущение указывается в задании на оценку». 3.7. Как правило, оценка ИС выполняется при следующем типовом допущении. Оценщик исходит из предположения, что патентные и иные пошлины за поддержание в силе объектов оценки оплачены либо будут оплачены в срок, в течении всего срока полезного использования РИД, а в отношении секретов производства (ноу-хау) будет сохранен режим коммерческой тайны или конфиденциальности на протяжении срока полезного использования РИД.
4. Формирование задания на оценку
4.1. Задание на оценку составляется в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки ФСО №1, №9, №11, №12.
4.2. Федеральными стандартами установлено, что задание на оценку должно включать определенную информацию, кроме того, может включать дополнительную информацию (табл. 3).
Таблица. 3. Рекомендации по формированию задания на оценку
| Информация | Ссылка на ФСО | Комментарий |
|---|---|---|
| Обязательная информация для всех случаев | ||
| Объект оценки | п.п. «а» п. 21 ФСО №1 | Раздел 6.1. |
| Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки | п.п. «б» п. 21 ФСО №1 | Раздел 6.2. |
| Объем прав на интеллектуальную собственность, подлежащих оценке | п. 8 ФСО №11 | Раздел 6.2. |
| Цель и задачи оценки | п.п. «в» п. 21 ФСО №1,
ст. 11 135-ФЗ || Определение рыночной или иной стоимости объекта оценки. | |
| Предполагаемое использование результатов оценки | п.п. «г» п. 21 ФСО №1 | Например:
|
| Вид стоимости | п.п. «г» п. 21 ФСО №1, п. 5 ФСО №9 | При определении стоимости в целях залога:
|
| Дата оценки | п.п. «е» п. 21 ФСО №1 | Например:
|
| Допущения, на которых должна основываться оценка | п.п. «ж» п. 21 ФСО №1 | Раздел 3. |
| Существенные условия лицензионного договора при оценке прав пользования ИС | п. 8 ФСО №11 | Например:
условия индексации платежа (фиксированный твердый платеж; корректируемый на уровень инфляции; корректируемый на объем продаж/производства) и т.п. |
| Режим предоставленной правовой охраны интеллектуальной собственности, включая объем, сроки, территории правовой охраны, наличие ограничений (обременений) в отношении исключительных прав на интеллектуальную собственность | п. 8 ФСО №11 | Режим, объем, сроки, территория правовой охраны описывается согласно нормам IV части ГК РФ в отношении конкретного объекта ИС, а также применимым нормам международных договоров. Наличие ограничений и обременений для объектов ИС, требующих обязательной государственной регистрации, описывается согласно имеющейся в государственном реестре информации.
п. 16. ФСО №9: Все обременения и обязательства, информация о которых имеется в свободном доступе и (или) представлена Оценщику сторонами договора, оказывающие влияние на стоимость объекта оценки, должны учитываться при проведении оценки. Требования к учету влияния данных факторов на стоимость объекта оценки указываются в задании на оценку. В случае выявления обременений до момента подписания договора Оценщик обязан проинформировать об этом стороны заключаемого договора, которые указываются в задании на оценку. В случае выявления обременений в процессе оценки Оценщик обязан указать факт наличия обременений в отчете и учесть их в расчетах, в случае если иное не указано в задании на оценку. |
| Совокупность объектов (или единой технологии, или сопутствующих активов), в состав которой входит объект оценки | п. 8 ФСО №11 | Идентификация, количественные и качественные характеристики активов. |
| Обязательная информация при оценке для целей залога | ||
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
